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IPR審查範圍是否受請願理由拘束?
— 2020年Koninklijke Philips N.V. v. Google LLC案
2020年1月，美國 CAFC在Koninklijke Philips N.V. v. Google LLC案裁定兩項關於PTAB在決定成立IPR案件時，和續行審理中是否受當事人請願理由拘束的爭點，包含：（1）PTAB決定是否成立IPR案件時，應受請願人（即舉發人）決定審理範圍的拘束，「不得擴張」審理範圍至請願人未在請求狀提出的無效理由；（2）PTAB審理IPR時，法律雖明定無效理由基礎僅包含以先前技術審查新穎性和進步性，惟按案例法所建構的標準流程，在審查專利進步性時，當然應將所屬技術領域中具有通常知識者所理解的事物「納入」系爭請求項的解釋與限制。......
惇安智財快訊 第119期
2019年2月27日
主編：王惠玲
訊息快遞
1. [臺灣] 經濟部智慧財產局推動專利、商標行政救濟程序制度革新 <作者: 林玄原 /王惠玲>
關於智慧財產權之保護，台灣雖持續跟進國際立法潮流，並設立智慧財產法院，以提升司法機關處理智慧財產案件之專業性及效率；但在行政救濟方面，較美國、日本等國家之三級三審多一個審級為四級四審。為提升影響行政救濟之效益，經濟部智慧財產局（下稱「智慧財產局」）目前規劃將專利、商標複審及爭議案件簡併為三級，並擬設立「專利商標複審及爭議審議組」進行審決；不服審決者，將以程序相對人為對造提起訴訟，希望藉由最具利害關係之兩造當事人訴訟，達到訴訟經濟之目的。
有關簡化專利行政救濟層級，將分為不同層面進行，包括：
（1） 在申請案方面，規劃成立專利複審及爭議審議組以簡化現行初審及再審制度、導入（發明.設計）初審核駁案件「前置審查」制度、以及將複審案件由現行1名之審查委員增列為3名以上審查委員以合議制方式進行審查。
（2） 核駁複審流程方面，規劃參考日、韓及中國大陸立法實務導入前置審查制度，並參考美國專利商標局專利審查暨上訴委員會（Patent Trial and Appeal Board，PTAB）、日本審判部、韓國審判與訴願委員會（Intellectual Property Trial and Appeal Board，IPTAB）及中國大陸專利複審委員會組織架構，成立複審及爭議審議組。
（3） 專利舉發案之規劃將成立專利複審及爭議審議組以進行舉發案件之審理、由現行2名審查委員增列為3名以上審查委員以「合議制」方式進行審查、舉發案件原則上採「言詞審理」方式進行，但可以依申請或依職權進行書面審理、以合議審查及言詞審理之制度導入高於最低程序保障之一般規範並以實質相當訴願層級之保障內容，簡化救濟層級。
（4） 行政救濟層級，規劃以兩造當事人架構，進行後端爭訟；並擬於專利法新增「舉發案件當事人對爭議決定不服者，應以申請人或相對人為被告，於決定書送達次日起二個月內提起行政撤銷訴訟。」及「前項撤銷訴訟，就有關適用法律及其他必要事項，法院可徵求專利專責機關的意見。」
有關商標行政救濟程序，制定方向有二，包括：
（1） 廢除現行異議制度，商標註冊違法性問題統一透過評定制度解決。
（2） 保留異議制度，異議事由維持絕對與相對不得註冊事由，不服審議組（成立與否）之決定可直接向智慧財產法院起訴。
由於本次專利、商標行政救濟程序制度革新屬於重大革新，故就推動專利、商 標爭議案件簡併行政救濟程序、推動兩造對審制度等部分，於2019年2月25日舉行公眾諮詢會議以蒐集各界意見，期能更完善本制度。
參考資料: https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=695199&ctNode=7127&mp=3
全文下載:http://www.lexcelpartners.com.tw/…/%E6%83%87%E5%AE%89%E6%99…
智財權案例分析，是 #詹詹 親自解盤。
主張了「專利權」！挑戰才剛開始
🎈台灣新創公司「創意點子」終於出手。
對於其所取得的發明專利權「互動式影片商務的發佈方法及其發佈系統」，據傳已向淘寶提出「專利侵權」的主張，且在台灣亦有向疑似有侵害該專利權之虞的廠家提出專利侵權訴訟(相關報導可參閱「Meet創業新聞-兩岸專利戰一觸即發！台灣新創槓淘寶告侵權，有多少勝算」。
🎈經查，該專利權之專利內容主要是提出一種結合「影音內容」及「隨看即買」的功能之技術手段。白話說，大約就是讓大家可以「邊看邊買」啦^^：
功能：
「影音節目的觀看者，在畫面上所看到的內容中，若包含有「產品」，例如男主角帶的太陽眼鏡，則在同步的畫面中，會有一個分割出來的畫面，帶有該「產品」的資訊，觀看者只要對該「產品」有興趣，則可以透過資訊裝置的操作(例如游標)，經點選該「產品」後，連結至該「產品」的銷售頁面進行選購及結單。」
目的
在於提供一種能夠提升共通性、使用方便性，及呈現多元性質的互動式影片商務的發佈方法及其發佈系統。(摘自該案專利說明書中所述)
技術手段：(參照該專利說明書中的「專利範圍」，也就是用以界定權利範圍的基礎)
一、方法(文言文的請參照該專利範圍原文，白話文的如以下所述)
(1)把一個「封包資料」(商品行銷資訊，例如商品照片、價錢、下單頁面等)與一「影音檔」(直播內容、影劇、節目等)合併後，製成一「互動式影片」；
(2)提供瀏覽該「互動式影片」的一「線上影音播放介面」這個線上影音播放介面的「畫面」分割為多個畫面，最主要至少分割為：
1.『用於瀏覽前述視頻的一播放面版』(原「影音檔」畫面)；及
2.『顯示前述資料封包內容的一個商品顯示面板』(帶有商品行銷資訊的頁面)。
二、 執行該方法的系統
也就是執行前述「方法」的系統(可以把它想像成一個「伺服系統」，主要由軟、硬體、應用程式組成)。
🎈什麼是「專利侵權」？
一、王小明提出了一個「保溫壺」的專利申請(「發明專利」或「新型專利」)，其主張的「專利範圍」描述其技術手段為「X+Y+Z」，經過審查後，因其符合「產業利用性、新穎性、進步性」而取得「專利權」；
二、吳大有做了一個「保溫壺」產品；
三、 經「專利侵害鑑定」比對後，以吳大有所產製的「保溫壺」產品，對比於王小明的專利權之「專利範圍」，確認在吳大有所產製的「保溫壺」產品上可以明確找到「X+Y+Z」；
四、判定為「侵害專利權」(「專利侵害鑑定報告」一般會客氣的寫「落入專利範圍中」)
(以上描述是以「全要件原則」為基礎，詳細的侵害鑑定過程可參閱「專利侵害鑑定理論/要點」)
🎈到這裡如果你還清楚，可以繼續往下看！
🚩「專利權」保護採屬地主義
據「創意點子」稱，該公司在全球48個國有進行專利佈局，也就是有提出專利申請，並已經有多件專利取得專利權；也就是該技術已取得專利權的國家，「創意點子」在該國對於有侵害該「專利權」之虞者，便可以就該「專利權」提出維權主張，這個主張可以是提出警告、訴訟、請求損害賠償等，所以在中國對上了淘寶、在台灣對上了有侵權之虞的廠家。
🚩專利侵權原告方通常的處理程序
一、「確定侵害者資訊」：這樣才知道以後要告誰，通常會伴隨「侵害物」一起收集，例如購買「侵權產品」、開立發票，以便於取得販賣者資訊、價金等基礎資料。
二、「專利侵害鑑定」：依據「專利權」之「專利範圍」，對「疑似侵害物」進行專利侵害鑑定，例如結構組成、實施方法及流程、組成成份等；如果「專利侵害鑑定報告」客觀結果為「侵害成立」，則可以接續擬定「維權策略」，可能會包括「訴訟前評估」(目的、成本預算等)、「訴訟前策略」、「訴訟策略」等。
三、「訴訟前」：訴訟前談判、和解的可能性？
四、「訴訟」：訴訟中談判、和解的可能性？求償金額？
🚩專利侵權被告方通常的處理程序
一、 「專利侵害鑑定」：
程序同前所述，主要是為了確認「疑似侵害物」是否真的有落入原告「專利範圍」的情況，以擬定加應策略，如果未列入，通常就是回覆原告後，等待後續原告出招；
二、 以下假設確定為落入原告「專利範圍」；
1. 「提出專利舉發」：一般會在訴訟前即向智慧財產權局提出，此舉主要是尋求是否有存在於該專利權之專利申請日前即已公開的資料，以證明該專利權不具「新穎性」、或不具「進步性」，如果有，則有機會撤銷該專利權(由智慧財產局審查)；
2. 主張「專利權無效」：一般是在訴訟中提出，方法同上，差別在於該專利權是否無效，是由法院判斷，目前台灣的智慧財產權法院配有「技術審查官」輔佐法官進行「有效性」判斷；如果，專利權在法院被判定為「無效」，則原告之訴就會被駁回。
🚩結論：訴訟之外的可能性
一、 不能說人家拿專利權來主張，就是「蟑螂」，這個權利是透過成本置入、正當、合法管道取得的，不服氣，先把「專利權」舉發掉再說。
二、 專利權不一定只在訴訟中發揮效力，有時在訴訟前的談判中，是相當有力的籌碼，特別是「小蝦米對大鯨魚」的時候，有可能因此而爭取到良性合作的起點。
三、 「舉發」、「專利無效化」、甚至是到了「訴訟」階段，對於雙方而言，通常才是花錢的開始而已。
如果能在談判中，朝向雙方都有利的可能性方向發展，也許可以共同把市場做大(這個可能性一向是存在的)，例如你手上有三十個專利，我手上有五十個專利，有沒有可能交互授權？網子接網子，就是一張大網子。
四、 這只是開始，後面的戲，應該會更精彩。
五、 在乎你的權利，別人才會在乎你。
以上提供給大家做參考。
20180925 詹詹
#圖片為示意
#圖片來源：
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